合作开发风险高，专利先行为上策

美国专利法庭首度审理“发明衍生”案：合作开发风险高，提前申请专利为上策

近期，美国联邦巡回上诉法院首次审理了一起罕见的专利纠纷案例——《Global Health Solutions, LLC v. Selner》。此案涉及一项新的法律程序，即“发明衍生”程序，该程序根据美国2011年的《美国发明法》 (AIA) 生效。

案件焦点在于，两名发明家Burnam和Selner分别声称对一种生物杀菌膏配方拥有发明权。联邦巡回上诉法院最终认定Selner独立构思了该配方，而并非从Burnam那里获取。

这一判决警示所有参与共同开发、与客户或第三方合作讨论潜在发明活动的企业和个人：证明一项发明的“衍生”是极其昂贵且证据要求严格的过程，成功几率并不高。

主要案例启示:

• 合作开发风险: 未经明确界定的合作开发协议 (JDA) 存在巨大风险。 JDA应明确识别双方现有的知识产权和最终发明的所有权。
• 充分记录: 在没有JDA的情况下，确保对发明概念和/或样品进行清晰的 Contemporaneous 记录，以便后期验证发明者的主张。

最安全的做法是：在与第三方讨论任何潜在发明的之前，立即提交专利申请来避免衍生程序的困扰。

总之，《Global Health Solutions, LLC v. Selner》案件表明，在涉及共同开发或与第三方共享潜在发明时，提前申请专利以及签署明确的合作协议至关重要。

阅读本文之前，你最好先了解…

• 专利申请的流程: 提交专利申请需要撰写详细的技术说明和权利要求书，并经历审查程序。
• 发明衍生程序 (Derivation Proceeding): 该程序用于挑战一项专利的有效性，声称该专利是由他人先前发明的结果。
• 共同开发协议 (JDA): 这种协议明确规定了参与者在研发过程中各自的角色、责任和知识产权所有权。

“发明衍生”程序的复杂性:

《Global Health Solutions, LLC v. Selner》案提醒我们，证明一项发明的“衍生”并非易事。需要提供充足证据证明发明者间存在直接或间接的信息交流，从而表明受理方通过信息获得发明构思。 因此，在诉讼中，必须详细记录所有与他人分享发明概念的交流，并提供可靠的第三方证词作为佐证。

提前申请专利的好处:

相比于证明“衍生”的复杂性和风险性，提前申请专利显然更安全、更有保障。即使双方最终达成合作协议，也能够明确规定专利所有权，避免后续纠纷。

此外，申请专利可以有效保护一项发明，为企业和个人带来商业价值，并防止他人盗用知识产权。

总结:

• 在共同开发或与第三方共享潜在发明时，提前申请专利以及签署明确的合作协议至关重要。
• 确保记录所有与他人分享发明概念的交流，以便后期证明发明源自自身构思。

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